Evitar costosos errores en materia de propiedad intelectual: información para búsquedas de diligencia debida de alta calidad

A medida que las empresas químicas y de ciencias de la vida que buscan monetizar sus carteras de propiedad intelectual salen de los desafíos de la COVID-19, 2021 parece ser un año en el que aumentarán las licencias de productos, las adquisiciones y las asociaciones.

Las búsquedas de diligencia debida bien ejecutadas son fundamentales para reducir los riesgos y optimizar las oportunidades en estas transacciones de alto riesgo. La falta de información crítica durante un panorama, la libertad de operación o la búsqueda de validez pueden poner en riesgo años de desarrollo de productos y generar conflictos legales en el futuro.

Gene Quinn, presidente y director ejecutivo de IP Watchdog, explicó este desafío en un reciente seminario web con CAS: «En las ciencias de la vida, y especialmente en los espacios abarrotados, como la oncología y la terapia génica y celular, hay una enorme cantidad de dinero en juego cuando las empresas emprenden búsquedas».

«Las búsquedas de IP de alto riesgo pueden implicar una inversión considerable de tiempo y dinero, pero están bien posicionadas», afirma Quinn. «Estas búsquedas conducen al análisis de costo-beneficio de cada fusión y adquisición, licencia de nuevo producto y auditoría de cartera. Una oportunidad perdida o un litigio pueden dañar tanto la carrera como la reputación corporativa».

Durante el seminario web Un panel de expertos se unió a Quinn para ofrecer sus puntos de vista únicos sobre las mejores prácticas para las búsquedas de IP con la debida diligencia. El panel incluye Heidi Berven, doctora, socia y codirectora de la práctica de patentes en el bufete de abogados empresariales Honigman, Pablo Coletti, asesora asociada de patentes en Johnson & Johnson y Matthew McBride, director de Servicios de Búsqueda de IP en CAS.

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Estableciendo el estándar para una búsqueda de IP eficaz

Las búsquedas eficaces de diligencia debida son proyectos muy complejos con múltiples factores críticos de éxito. Se realizan mejor de forma iterativa, con muchas etapas, revisiones y refinamientos a lo largo del camino para garantizar una visión integral del panorama. Estas búsquedas también son altamente colaborativas y requieren un equipo de expertos en patentes, negocios, propiedad intelectual y búsquedas para alinear sus responsabilidades y procesos con metas y objetivos claramente definidos.

Una comunicación deficiente, protocolos de búsqueda incompletos o inexactos o una gestión de proyectos desarticulada pueden provocar errores con consecuencias empresariales desastrosas. «Creo que todo el mundo quiere ver Parade of Horribles o Train Wrecks», dijo Berven. «Y la verdad es que no se aprende realmente sobre los accidentes de tren en el mundo de las búsquedas. Solo los ves en litigios».

El panel de expertos destacó cuatro errores comunes y costosos que, según ellos, se cometen buscando con la debida diligencia, que pueden hacer fracasar los esfuerzos de investigación y desarrollo y retrasar las oportunidades de inversión:

1. Falta el penúltimo producto o compuesto. Si bien el compuesto objetivo suele ser el centro de la búsqueda, también es importante comprobar si hay compuestos activos cercanos y sus metabolitos. Al considerar el objetivo, es importante analizar un compuesto y tomar una decisión sobre si podría estar activo o no. Por ejemplo, un profármaco o intermedio puede tener actividad. Ampliar la búsqueda a los metabolitos más cercanos también podría ser fundamental para proteger la propiedad intelectual futura.
2. Proporcionar al abogado o al buscador información incompleta o inexacta. A veces, los buscadores pasan por alto las patentes que correspondan porque se les proporcionó una estructura original incorrecta y el buscador descubrió variaciones en diferentes bases de datos compuestas. La verificación y validación de las estructuras forma parte del proceso iterativo, lo que brinda una mayor confianza en el futuro antes de gastar tiempo y dinero en nuevas búsquedas.
3. No validar cuidadosamente los detalles clave de los documentos públicos. El buscador puede encontrar que la estructura que se está limpiando ya está protegida. Esto debería ser una señal de alerta que incite al equipo a validar que está revisando la estructura correcta. Antes de continuar, el buscador debe profundizar y comprobar el envoltorio del archivo de la patente para ver si el nombre se ha correlacionado realmente con la estructura o el número de estructura; de lo contrario, la búsqueda se desviará.
   
   «No crees que vaya a suceder, pero puede suceder», dijo Berven. «He visto situaciones en las que la estructura no es pública, o es pública pero es errónea, o se revela por primera vez en el envoltorio de la cuarta o quinta solicitud de continuación de los Estados Unidos durante el procesamiento para superar un rechazo evidente».
4. Descuidar la revisión diligente. Las cosas pequeñas pueden salir mal. El buscador puede encontrar una pieza del estado de la técnica, pero no comprueba la fecha de presentación de la patente o de elaboración del perfil. Pueden cometer errores tipográficos o incluso diseñar una búsqueda demasiado amplia. La forma de evitar imprecisiones es ir despacio y comprobar cada hallazgo. Cada miembro del equipo de diligencia debida es responsable de reducir los errores humanos al garantizar que los controles y contrapesos sean una parte natural del proceso para eliminar la pérdida de tiempo y recursos a causa de errores simples.

Aproveche las oportunidades con menos estrés

La buena noticia es que la mayoría de los errores en la diligencia debida se pueden evitar definiendo claramente las responsabilidades y estableciendo procesos de colaboración que garanticen controles y contrapesos iterativos.

«La propiedad Intelectual siempre ha sido una asociación», dijo McBride de CAS. «Todos tienen un papel que desempeñar, y esos papeles no son necesariamente iguales. Es posible que tengas que ceder el control a alguien que tenga una mayor propiedad o una experiencia más profunda, por lo que se deposita mucha confianza en este trabajo y es por eso que las mejores relaciones de equipo se construyen a lo largo de los años».

Para evitar el estrés y dirigirte directamente a las oportunidades, adopta estas tres estrategias:

Estrategia #1: No intentes hacerlo todo en casa

Muchas organizaciones tienen una gran cantidad de experiencia técnica y legal interna, y puede resultar tentador confiar en la experiencia legal y científico/a interna para las búsquedas. Si bien estos profesionales pueden ser expertos en ciencia o ley de patentes, no es probable que sean expertos en las complejidades de las búsquedas con la debida diligencia.

«Después de trabajar con buscadores sofisticados, nunca creería que puedo realizar búsquedas de alta calidad en ninguna de las complejas bases de datos que utilizan», dijo Berven.

Una talla única no sirve para todos cuando se trata de búsquedas. Cuanto más alto sea lo que esté en juego, mayor será el escrutinio que debe tener la búsqueda, y eso requiere experiencia especializada.

«Las empresas y los bufetes de abogados necesitan buscadores que puedan encontrar información y referencias poco conocidas sobre patentes. Profesionales especialistas en búsqueda de patentes tienen a su disposición una amplia gama de tecnologías y recursos disponibles comercialmente para realizar búsquedas rápidas con mayor precisión, sin aumentar los costos», afirmó McBride.

Un buen buscador hará preguntas de manera persistente, verificará cada hallazgo, se comunicará sin problemas con todos los miembros del equipo y se alejará de los caminos trillados para descubrir toda la información pertinente.

Estrategia #2 Construir un proceso transparente y colaborativo

Los proyectos eficaces de diligencia debida de alto riesgo requieren la colaboración entre abogados internos y externos, la gestión de la propiedad intelectual, la gestión empresarial, la investigación y el desarrollo y los profesionales de búsqueda.

«El éxito está directamente relacionado con el grado de colaboración», dijo Quinn. «Cada equipo debe tener un equilibrio cuidadoso de experiencia, tener una dirección clara y fomentar un ambiente propicio para las discusiones transparentes y honestas».

Es necesaria una comunicación sólida entre la persona que solicita la búsqueda, la persona que realiza la búsqueda y organiza la información y las personas que confían en los resultados para tomar decisiones comerciales, legales y de propiedad intelectual. Todo el equipo debe tener claros los objetivos de la búsqueda, lo que necesita descubrir y la información que no se puede perder.

Coletti, de Johnson & Johnson, destacó la obligación del equipo de cuestionar y refinar los parámetros de búsqueda: «¿Qué buscamos? ¿Qué es importante en esta potencial búsqueda molecular? ¿Es la molécula entera? ¿Son ciertos componentes? Conocer estas respuestas conducirá a la mejor estructura de búsqueda. Pero los científicos (ocupación) también deben responder a preguntas que refinen la búsqueda: ¿qué es importante para usted? ¿Qué puedes cambiar? ¿De qué puedes prescindir?»

Si bien las grandes empresas con una amplia asistencia de IP están acostumbradas a responder a estas preguntas, los gerentes de las empresas más pequeñas no suelen hacerlo. A veces les resulta difícil encontrar el valor de la propiedad intelectual, ya que puede parecer distante de las actividades de investigación que conducen a sus decisiones diarias.

«Cuando hablamos con los directores técnicos de las empresas, hacemos hincapié en que la gestión de la propiedad intelectual es una inversión en el trabajo de toda una vida», afirma McBride. «Cuando los gerentes de las empresas ven la propiedad intelectual de esta manera, tanto en lo que respecta a los socios que eligen como a los recursos que utilizan, cambian su perspectiva. La inversión se convierte en algo serio para ellos, porque va a determinar el éxito en el futuro».

Estrategia #3 Abraza el proceso: es el medio para el fin

Las búsquedas de diligencia debida son iterativas y evolucionan a medida que se descubre la información. La necesidad empresarial, la criticidad y las consideraciones presupuestarias influirán en el alcance y el diseño de la búsqueda.

«Al principio, se podía proyectar una red amplia, buscando múltiples moléculas o dispositivos de entrega, por lo que las búsquedas podrían ser más relajadas y menos centradas», dijo Coletti. «Para las empresas que se encuentran en las etapas previas a la OPI o la OPI, las oportunidades de concesión de licencias serán interesantes, por lo que la mejora de las búsquedas ayudará a evaluar el potencial de inversión. Si te dedicas a la investigación y el desarrollo y quieres combinar productos biológicos autorizados con los candidatos de la fase II, es mejor que te asegures de realizar búsquedas de patentabilidad sin infringir ninguna infracción».

A medida que avanza la diligencia debida, se descubren, evalúan y discuten nuevos datos, lo que puede cambiar la dirección del proceso de búsqueda. La actividad no debe detenerse hasta que todos los miembros del equipo estén satisfechos con la respuesta a sus preguntas e inquietudes.

Dado que las búsquedas de diligencia debida son iterativas, administrar los costos puede ser un desafío.

«Es arriesgado proporcionar resultados de búsqueda basados en un punto de costo, por lo que es necesario hacerlo por etapas», dijo Coletti. «De esa forma, no gastarás una gran cantidad de dinero en buscar de forma restringida y con un valor limitado».

Aumente la eficacia de su búsqueda de IP

En sectores complejos e innovadores con una presión cada vez mayor para monetizar completamente la propiedad intelectual, las búsquedas con la debida diligencia reducen el riesgo y dan confianza a la hora de conceder licencias, adquisiciones y otras transacciones comerciales, pero solo si se han planificado minuciosamente y ejecutado con cuidado.

Al crear un equipo de asesores legales y especialistas en buscar IP de confianza y desarrollar una estrategia de proyecto iterativa y colaborativa, puede evitar pérdidas de tiempo, evitar errores y reducir los riesgos legales para que pueda tomar decisiones críticas con mayor confianza.

Lo invitamos a hablar sobre sus estrategias y necesidades de búsqueda de IP con uno de nuestros profesionales de búsqueda. Para empezar, por favor contacta con nosotros.