避免代价高昂的知识产权失误：高质量知识产权尽职调查见解

随着寻求知识产权投资组合货币化的化学和生命科学公司摆脱COVID-19带来的挑战，2021年看起来将是产品许可、收购和合作增加的一年。

在这些高风险交易中，执行良好的尽职调查对降低风险和优化机会至关重要。 在知识产权全景分析、自由实施(FTO)或有效检索过程中丢失关键信息，可能会使多年的产品开发处于风险中，并在未来造成法律冲突。

IPWatchdog 总裁兼首席执行官 Gene Quinn 在最近一次与美国化学文摘社（CAS）的网络研讨会上解释了这一挑战：“在生命科学领域，特别是在肿瘤学、细胞和基因治疗等热点领域，当企业开始检索时，巨额资金就将处于危险之中。”

Quinn说:“高风险的知识产权检索可能需要投入大量的时间和金钱，但它处于有利地位。 这些检索驱动着每次并购、新产品许可和投资组合审计的成本效益分析。 一个错失的机会或一场诉讼都可能损害你的职业生涯和公司声誉。”

在网络研讨会期间，专家组与Quinn一起就知识产权尽职调查的最佳实践提供了他们独特的观点。 本次研讨会专家组成员包括：Honigman商业律师事务所合伙人、专利业务联合负责人 Heidi Berven 博士、强生公司专利助理律师 Paul Coletti 以及 CAS 知识产权检索服务总监 Matthew McBride。

查看完整的网络研讨会回放，了解如何在尽职调查期间避免浪费时间、避免错误，和降低法律风险，这样您就可以更有信心地做出关键决策。

设置高效的IP检索标准

高效的尽职调查是一个高度复杂的项目，具有多个影响成功的关键因素。 它们最好是反复执行，经过许多阶段、审查和完善，以确保获得全面的视图。 这些检索也是高度协作的，需要一个由专利、商务、知识产权和检索专家组成的团队，使他们的职责和流程与明确定义的目标和目的保持一致。

沟通不畅、检索方法不完整或不准确或者项目管理脱节，都会导致失误，造成灾难性的商业后果。 Berven说：“我想每个人都想检索到与可怕的游行或火车失事的相关信息。 而事实是，你在检索的世界里并不能真正学到火车失事的知识。你只会在诉讼中学到相关知识。”

专家组强调了他们在尽职调查过程中发现的四个常见且代价高昂的错误，这些错误可能会破坏研发努力，延误投资机会：

1. 缺少倒数第二个产品或化合物。 虽然目标化合物通常是检索的重点，但是查看活性相近的化合物及其代谢产物也很重要。 在考虑靶点时，对化合物的信息进行全面了解并决定其是否具有活性是很重要的。 例如，前体药或中间体可能具有活性。 将检索范围扩大到最接近的代谢物也可能对保护未来的知识产权至关重要。
2. 向律师或检索人员提供不完整或不准确的信息。 检索人员得到的原始结构是错误的，就会遗漏相关的专利，并在不同的化合物数据库中继续遗漏具有不同取代基的化合物。 检查和验证结构是迭代过程的一部分，在花费更多的时间和金钱进行进一步的检索之前，它可以提供更高的可信度。
3. 未能仔细验证公共文献中的关键细节。 检索人员可能会发现被清除的结构已经受到保护。 这应该是一个危险信号，促使团队确认他们正在查验正确的结构。 在继续之前，检索者应该深入挖掘并检查专利文件包装器，以查看名称是否实际上与结构或结构号相关联，否则检索会被误导。
   
   Berven说：“你认为这不会发生，但它确实可能发生。 我看到过一些情况，比如该结构未被公开或已被公开，但它是错误的，或者为了避免在实施期间遭受明显的拒绝，该结构首次在第四次或第五次美国继续申请的专利文件中被披露。”
4. 缺乏仔细的检查。 小事也可能出错。 检索者可能会找到一条现有技术，但没有仔细检查专利申请或分析日期。 他们可能会排版错误，甚至设计一个过于宽泛的检索。 避免错误的方法是仔细检查每一个发现。 尽职调查团队的每个成员都有责任减少人为错误，确保检查和平衡成为他们工作流程中的常规部分，从而消除那些简单错误所造成的时间和资源损失。

以较少的压力获得机会

T好消息是，通过明确定义职责和建立确保反复检查和平衡的协作流程，可以避免尽职调查中的大多数失误。

美国化学文摘社的McBride表示：“知识产权相关工作一直是一种伙伴关系， 每个人都有自己的角色，而这些角色并不一定是平等的。 你可能需要把控制权交给对此项目付有更多责任或更具有丰富专业知识的人，因此，在这项工作中需要很多信任，这就是为什么最好的团队关系都是多年积累建立起来的。”

想要减少压力，抓住机遇，可以采用以下三种策略：

策略 #1: 不要试图在内部完成所有工作

许多组织都拥有丰富的内部技术和法律专业知识，依赖于内部的法律和科学专业知识进行检索可能很诱人。 虽然这些专业人士可能是科学或专利法律方面的专家，但他们不太可能是复杂的尽职调查方面的专家。

Berven说：“我永远不会以为，在与经验丰富的检索人员合作后，我就可以对他们使用的任何复杂数据库进行高质量的检索。”

一种方法并不适用于所有的检索。 风险越高，检索应该受到的审查就越多，而这需要专门的专业知识。

“公司和律师事务所需要能找到晦涩专利信息和参考文献的检索者。 专业的专利检索专家拥有广泛的商业可用技术和资源，可以在不增加成本的情况下，以更高的准确性完成快速检索，” McBride 说道。

好的检索人员会不断地提问，仔细检查每一个发现，与团队中的每一个成员进行无缝的沟通，并打破常规去发现每一条相关的信息。

策略 #2 建立透明、协作的工作流程

有效的高风险尽职调查项目需要内部和外部律师、知识产权管理者、业务管理者、研发和检索专业人士之间的合作。

Quinn说: “成功与合作的程度直接相关。 每个团队都需要在专业知识方面保持谨慎的平衡，明确自己的方向，并营造一个透明和诚实讨论的环境。”

在请求检索的人员、执行检索和组织信息的人员以及依赖结果做出业务、法律和知识产权决策的人员之间需要强有力的沟通。 整个团队需要清楚地了解检索的目标，需要发现的内容，以及分清楚哪些信息是不能错过的。

强生公司的Coletti强调了团队有责任对检索参数进行质疑和优化：“我们要寻找什么？ 在这个潜在的分子研究中什么是重要的？ 是整个分子吗？ 是某些片段吗？ 知道了这些答案就能找到最好的检索结构。 但科学家们还必须回答使研究更加完善的问题：什么对你来说是重要的？ 您能改变什么？ 没有这个东西你能做什么？”

虽然拥有广泛知识产权支持的大公司习惯于回答这些问题，但小公司的经理们通常不会。 他们有时会发现很难理解知识产权的价值，因为它似乎与驱动他们日常决策的研究活动相距甚远。

McBride表示：“在与技术公司经理交谈时，我们强调知识产权管理是他们需要长期关注的一项投资。 当公司管理者以这种方式看待知识产权时，无论是他们选择的合作伙伴还是他们使用的资源，他们的视角都会发生改变。 对他们来说，投资变得很重要，因为它将决定多年后的成功。”

策略 #3 控制流程——这是达到目的的手段

尽职调查检索是反复进行的，并且随着信息的发现而发展。 业务需求、关键性和预算考虑因素将影响检索的范围和设计。

Coletti说：“一开始，你可能会撒开一张大网，查看多个分子或输送装置，这样你的检索可能会更放松，关注点更宽泛。 对于处于IPO前或IPO阶段的公司而言，获得许可的机会将是他们感兴趣的，因此加强检索将有助于评估投资潜力。 如果你正在深入研究和开发，并希望将授权生物制剂与II期候选药物结合起来，你最好确保在不侵权的情况下检索可专利性。”

随着尽职调查的进展，新的数据被挖掘、评估和讨论，这可能会改变检索过程的方向。 在团队的所有成员都对他们的问题和关注得到了回答之前，检索活动不应该被停止。

由于尽职调查是反复进行的，因此管理成本可能是个问题。 由于尽职调查是反复进行的，因此管理成本可能是个问题。

Coletti说：“基于成本提供检索结果是有风险的，所以需要分步骤进行。 这样一来，你就不会在价值有限的受限检索上花费大量资金。”

提高IP检索的效率

在复杂、创新的行业，充分货币化知识产权的压力越来越大，尽职调查可以降低风险，并为许可、收购和其他商业交易提供信心，但前提是这些交易必须经过周密的计划和严格的执行。

通过建立一个由值得信赖的法律顾问和IP检索专家组成的团队，并制定一个迭代的、协作的项目策略，您可以防止浪费时间，避免错误，并减少法律风险，这样您就可以更有信心地做出关键决策。

我们诚邀您与我们的检索专家共同探讨 IP 检索策略和需求。 您可随时与我们联系以展开讨论。