Éviter les erreurs coûteuses liées à l'Adresse IP : des informations pour des recherches de due diligence de haute qualité

Alors que les entreprises de la chimique/produits chimiques et des sciences de la vie qui cherchent à monétiser leurs portefeuilles d'Adresse IP sortent des défis/difficultés de la COVID-19, 2021 s'annonce comme une année marquée par une augmentation des licences de produits, des acquisitions et des partenariats.

Des recherches de due diligence bien exécutées sont essentielles pour réduire les risques et optimiser les opportunités dans le cadre de ces transactions à enjeux élevés. L'absence d'informations critiques lors d'une recherche de paysage, de liberté d'exploitation ou de validité peut mettre en danger des années de développement de produits et entraîner de futurs conflits juridiques.

Gene Quinn, président-directeur général de Chien de surveillance IP, a expliqué ce défi dans un récent webinaire avec CAS : « Dans les sciences de la vie, et en particulier dans les domaines très fréquentés tels que l'oncologie et la thérapie génique et cellulaire, des sommes énormes sont en jeu lorsque les entreprises se lancent dans des recherches. »

« Les recherches IP à enjeux élevés peuvent impliquer un investissement considérable en temps et en argent, mais elles sont bien placées », a déclaré Quinn. « Ces recherches orientent l'analyse coûts-avantages de chaque fusion et acquisition, de chaque licence de nouveau produit et de chaque audit de portefeuille. Une opportunité manquée ou un litige peuvent nuire à la fois aux carrières et à la réputation de l'entreprise. »

Au cours de webinaire Un panel d'experts s'est joint à Quinn pour faire part de ses points de vue uniques sur les meilleures pratiques en matière de due diligence en matière de recherches IP. Le panneau comprenait Heidi Berven, PhD, associé et co-responsable de la pratique des brevets au sein du cabinet d'avocats d'affaires Honigman, Paul Coletti, conseiller juridique adjoint en matière de brevets chez Johnson & Johnson et Matthieu McBride, directeur des Services de recherche d'Adresse IP au CAS.

Afficher l'intégralité enregistrement du webinaire pour savoir comment vous pouvez éviter les pertes de temps, éviter les erreurs et réduire les risques juridiques lors de la due diligence, afin de pouvoir prendre des décisions critiques en toute confiance.

Définir la norme pour rechercher une Adresse IP efficace

Les recherches de due diligence efficaces sont des projets très complexes qui comportent de nombreux facteurs de réussite essentiels. Il est préférable de les exécuter de manière itérative, avec de nombreuses étapes, révisions et améliorations en cours de route pour garantir une vision complète du paysage. Ces recherches sont également hautement collaboratives, nécessitant une équipe d'experts en brevets, en affaires, en Adresse IP et en recherche pour aligner leurs responsabilités et leurs processus sur des buts et objectifs clairement définis.

Une mauvaise communication, des protocoles de recherche incomplets ou inexacts ou une gestion de projet décousue peuvent entraîner des erreurs aux conséquences commerciales désastreuses. « Je pense que tout le monde veut assister à la Parade of Horribles ou aux Train Wrecks », a déclaré Berven. « Et la vérité, c'est qu'on n'apprend pas vraiment ce qu'est un accident de train dans le monde de la recherche en cours. On ne les voit que dans les litiges. »

Le panel d'experts a mis en lumière quatre erreurs courantes et coûteuses commises lors de la recherche en cours de due diligence, qui peuvent faire échouer les efforts de rechercher/développement et retarder les opportunités d'investissement :

1. Il manque l'avant-dernier produit ou composé. Bien que la recherche porte généralement sur le composé cible, il est également important de rechercher des composés actifs proches et leurs métabolites. Lors de l'examen de la cible, il est important de regarder un composé en arrière et de décider s'il peut être actif ou non. Par exemple, un promédicament ou un intermédiaire peut avoir une activité. L'extension de la recherche aux métabolites les plus proches pourrait également être essentielle pour protéger la future Adresse IP.
2. Fournir à l'avocat ou au chercheur des informations incomplètes ou inexactes. Parfois, les chercheurs passent à côté de brevets pertinents parce que la mauvaise structure d'origine a été fournie et qu'ils ont ensuite découvert des variations dans les différentes bases de données de composés. La vérification et la validation des structures font partie du processus itératif, ce qui permet de renforcer la confiance en fin de compte avant de consacrer du temps et de l'argent à de nouvelles recherches.
3. Ne pas valider soigneusement les détails clés des documents publics. Le chercheur peut rechercher que la structure en cours de nettoyage est déjà protégée. Cela devrait être un signal d'alarme, incitant l'équipe à confirmer qu'elle est en train de revoir la bonne structure. Avant de poursuivre, le chercheur doit approfondir ses recherches et vérifier l'enveloppe du dossier de brevet pour voir si le nom a réellement été corrélé à la structure ou au numéro de structure, sinon la recherche sera mal orientée.
   
   « Vous ne pensez pas que cela va se produire, mais c'est possible », a déclaré Berven. « J'ai vu des situations où la structure n'est pas publique, ou elle l'est mais elle est erronée, ou elle est divulguée pour la première fois dans le dossier de la quatrième ou de la cinquième demande de maintien américaine pendant les poursuites pour surmonter un rejet pour cause d'évidence. »
4. Négliger un examen diligent. Les petites choses peuvent mal tourner. L'auteur de la recherche peut rechercher un élément de l'état de la technique, mais ne pas vérifier la date de dépôt du brevet ou la date de profilage. Ils peuvent commettre des erreurs typographiques ou même créer une recherche trop large. Le moyen d'éviter les inexactitudes est d'y aller lentement et de vérifier chaque résultat. Chaque membre de l'équipe de due diligence est chargé de réduire les erreurs humaines en veillant à ce que les freins et contrepoids fassent partie intégrante du processus afin d'éliminer les pertes de temps et de ressources dues à de simples erreurs.

Saisissez les opportunités avec moins de stress

La bonne nouvelle est que la plupart des erreurs en matière de due diligence peuvent être évitées en définissant clairement les responsabilités et en établissant des processus collaboratifs qui garantissent des freins et contrepoids itératifs.

« La propriété intellectuelle a toujours été un partenariat », a déclaré McBride du CAS. « Tout le monde a un rôle à jouer, et ces rôles ne sont pas nécessairement les mêmes. Il se peut que vous deviez confier le contrôle à quelqu'un qui possède une plus grande participation ou une expertise plus approfondie. Ce travail repose donc sur une grande confiance et c'est pourquoi les meilleures relations d'équipe se construisent au fil des ans. »

Pour éviter le stress et accéder directement aux opportunités, adoptez ces trois stratégies :

Stratégie #1 : N'essayez pas de tout faire en interne

De nombreuses organisations disposent d'une vaste expertise technique et juridique interne, et il peut être tentant de s'appuyer sur l'expertise juridique et scientifique interne pour les recherches. Bien que ces professionnels soient des experts en science ou en droit des brevets, il est peu probable qu'ils soient des experts des complexités des recherches effectuées avec diligence raisonnable.

« Après avoir travaillé avec des chercheurs sophistiqués, je ne présumerais jamais pouvoir effectuer une recherche de haute qualité dans n'importe laquelle des bases de données complexes qu'ils utilisent », a déclaré Berven.

Une solution unique ne convient pas à tous en matière de recherches. Plus les enjeux sont élevés, plus la recherche doit être minutieuse, ce qui nécessite une expertise dédiée.

« Les entreprises et les cabinets d'avocats ont besoin de chercheurs capables de trouver des informations et des références obscures en matière de brevets. Les spécialistes professionnels de la recherche en matière de brevets disposent d'un large éventail de technologies et de ressources disponibles sur le marché/dans le commerce pour effectuer des recherches rapides avec une plus grande précision, sans augmentation des coûts », a déclaré McBride.

Un bon chercheur posera constamment des questions, vérifiera chaque résultat, communiquera de manière fluide avec chaque membre de l'équipe et sortira des sentiers battus pour découvrir toutes les informations pertinentes.

Stratégie #2 Mettre en place un processus transparent et collaboratif

Pour être efficaces, les projets de due diligence à enjeux élevés nécessitent une collaboration entre les avocats internes et externes, la gestion des Adresse IP, la gestion commerciale, la rechercher/développement et les professionnels de la recherche.

« Le succès est directement lié au degré de collaboration », explique Quinn. « Chaque équipe doit trouver un juste équilibre entre ses compétences, définir clairement sa direction et créer un environnement propice à des discussions transparentes et honnêtes. »

Une communication solide est nécessaire entre la personne qui demande la recherche, la personne qui effectue la recherche et organise les informations, et les personnes qui s'appuient sur les résultats pour prendre des décisions commerciales, juridiques et relatives à l'Adresse IP. Toute l'équipe doit définir clairement les objectifs de la recherche, ce qu'elle doit découvrir et quelles informations ne doivent pas être manquées.

Coletti, de Johnson & Johnson, a souligné l'obligation de l'équipe de remettre en question et d'affiner les paramètres de recherche : « Que recherchons-nous ? Qu'est-ce qui est important dans cette recherche moléculaire potentielle ? S'agit-il de la molécule entière ? S'agit-il de certains composants ? Connaître ces réponses vous permettra de rechercher la meilleure structure de recherche. Mais les scientifiques doivent également répondre à des questions qui permettent de mieux rechercher : qu'est-ce qui est important pour vous ? Qu'est-ce que tu peux changer ? De quoi peux-tu t'en passer ? »

Alors que les grandes entreprises disposant d'une Adresse support/assistance/prise en charge étendue ont l'habitude de répondre à ces questions, les dirigeants des petites entreprises ne le sont généralement pas. Ils ont parfois du mal à comprendre la valeur de l'Adresse IP, car celle-ci peut sembler éloignée des activités de rechercher/recherche qui sous-tendent leurs décisions quotidiennes.

« Lorsque nous discutons avec des responsables techniques d'entreprises, nous soulignons que la gestion de la propriété intellectuelle représente un investissement dans leur vie professionnelle », a déclaré McBride. « Lorsque les dirigeants d'entreprise envisagent l'Adresse IP de cette manière, à la fois en ce qui concerne les partenaires qu'ils choisissent et les ressources qu'ils utilisent, cela change leur point de vue. L'investissement devient sérieux pour eux, car il déterminera leur réussite des années à venir. »

Stratégie #3 Embrasser le processus, c'est le moyen d'atteindre le but

Les recherches effectuées par due diligence sont itératives et évoluent au fur et à mesure que des informations sont découvertes. Les besoins commerciaux, la criticité et les considérations budgétaires influenceront la portée et la conception de la recherche.

« Au départ, vous pourriez explorer un large éventail de molécules ou de dispositifs d'administration, afin que vos recherches soient plus souples et moins ciblées », explique Coletti. « Pour les entreprises en phase de pré-introduction en bourse ou d'introduction en bourse, les opportunités de licence seront intéressantes, c'est pourquoi des recherches améliorées aideront à évaluer le potentiel d'investissement. Si vous vous intéressez à la recherche et au développement et que vous souhaitez associer des produits biologiques homologués à des produits candidats à la phase II, vous feriez mieux de vous assurer d'effectuer des recherches de brevetabilité sans violation. »

Au fur et à mesure que la due diligence progresse, de nouvelles données sont découvertes, évaluées et discutées, ce qui peut modifier la direction du processus de recherche. L'activité ne doit pas s'arrêter tant que tous les membres de l'équipe ne sont pas satisfaits de la réponse à leurs questions et préoccupations.

Les recherches de due diligence étant itératives, la gestion des coûts peut s'avérer difficile.

« Il est risqué de fournir un résultat de la recherche sur la base d'un coût, il faut donc le faire par étapes », explique Coletti. « De cette façon, vous ne dépenserez pas d'énormes sommes d'argent pour rechercher une recherche restreinte qui ne donne qu'une valeur limitée. »

Améliorez l'efficacité de votre recherche par Adresse IP

Dans les secteurs complexes et innovants confrontés à une pression croissante pour monétiser pleinement l'Adresse IP, les recherches effectuées avec diligence raisonnable réduisent les risques et donnent confiance en matière de licences, d'acquisitions et d'autres transactions commerciales, mais uniquement si elles ont été minutieusement planifiées et exécutées avec soin.

En constituant une équipe de conseillers juridiques et de spécialistes de la recherche IP de confiance et en élaborant une stratégie de projet itérative et collaborative, vous pouvez éviter les pertes de temps, éviter les erreurs et réduire les risques juridiques afin de prendre des décisions critiques en toute confiance.

Nous vous invitons à discuter de vos stratégies et de vos besoins en matière de recherche d'Adresse IP avec l'un de nos professionnels de la recherche. Pour commencer, veuillez nous contacter.